2021年11月26日
[ 国内知財情報 ]
機能的クレームについての技術的範囲の解釈
１．はじめに
特許請求の範囲が作用的又は機能的な表現で記載されている場合（いわゆる機能的クレームである場合）、このような機能的クレームは、その概念及び表現が抽象的であることもあって、技術的範囲の解釈について従来から多くの場面で議論されています。
今般、化学、バイオ分野の機能的クレームの技術的範囲の解釈について、２つの興味深い裁判例を紹介します。機能的クレームの技術的範囲については、第１の裁判例では特許請求の範囲の記載に基づいて解釈され、第２の裁判例では明細書に開示された具体的な構成に示されている技術的思想に基づいて確定すべきと限定解釈されました。両者の判決の違いについてご注目ください。
２．第１の裁判例
特許権侵害差止等請求事件：知財高裁 平成３１年（ネ）第１００１４号 令和元年１０月３０日判決 「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン９型（ＰＣＳＫ９）に対する抗原結合タンパク質」（以下、「抗原結合タンパク質事件」という。）
（１）事件の概要
本件は、発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン９型（ＰＣＳＫ９）に対する抗原結合タンパク質」とする２件の特許権を有する被控訴人（特許権者）が、控訴人に対し、控訴人による被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産、譲渡、輸入又は譲渡の申出が、本件各特許権を侵害する旨主張して、上記各行為の差止め並びに被告製品及び被告モノクローナル抗体の廃棄を求めた事案です。
本判決に記載された両特許権のうち一方の特許権（特許第５７０５２８８号）、特に、その請求項１に係る発明（以下、「本件発明Ａ」といいます。）の技術的範囲の解釈について説明します。
（２）本件発明Ａの内容
本件発明Ａは以下のとおりです。
「ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ、
ＰＣＳＫ９との結合に関して、配列番号３６８、１７５及び１８０のアミノ酸配列からそれぞれなるＣＤＲ１、２及び３を含む重鎖と、配列番号１５８、１６２及び３９５からそれぞれなるＣＤＲ１、２及び３を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、
単離されたモノクローナル抗体。」
（３）被控訴人の主張の要点
被告モノクローナル抗体は、「ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し、ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体」であり、この点は当業者間に争いはない。したがって、被告モノクローナル抗体は、本件発明Ａの構成要件を全て満たし、その技術的範囲に含まれる。
（４）控訴人の主張の要点
特許請求の範囲が作用的又は機能的な表現で記載されている場合（いわゆる機能的クレーム）、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成全てを技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示された技術思想と異なるものも発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となるから、機能的クレームについては、クレームの記載に加え、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、出願人が明細書で開示した具体的な構成に示された技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきであり、明細書の記載から当業者が実施し得る範囲に限定解釈すべきである。
（５）当裁判所の判断の要点
本件発明Ａの技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず、明細書の記載及び図面を考慮して、そこに開示された技術的思想に基づいて解釈すべきであって、控訴人の主張は、サポート要件及び実施可能要件の問題として検討されるべきものである。本件明細書に開示された技術的思想は、参照抗体と競合する単離されたモノクローナル抗体が、ＰＣＳＫ９がＬＤＬＲに結合するのを妨げる位置及び／又は様式で、ＰＣＳＫ９に結合し、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲ間の結合を遮断し（中和）、対象中のＬＤＬの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏するというものである。そして、被告モノクローナル抗体及び被告製品は、上記技術的思想に基づいて解釈された本件発明Ａの技術的範囲に属する。
本件発明Ａの単離されたモノクローナル抗体は、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲ間の結合を遮断して「中和」すること、ＰＣＳＫ９との結合に関して参照抗体と「競合」することの双方を構成要件としている。明細書には、本件発明Ａが、参照抗体と競合する機能のみによって発明を特定するものであることをうかがわせる記載があるとはいえず、そのことを前提に実施例に限定されるとする控訴人の主張は採用できない。
本件発明Ａは、アミノ酸配列によって特定されるものではないから、本件明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られると解すべき理由はない。
本件明細書には、免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製、免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製、参照抗体と競合するＰＣＳＫ９―ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定するためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され、これらの記載に基づき、一連の手順を繰り返し行うことによって、本件明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも、参照抗体と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認められる。
本件明細書には、上記の技術的思想が開示され、記載された一連の手順を繰り返し行うことによって、本件明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも、参照抗体と競合する中和抗体を得ることができることの開示があるから、参照抗体と競合する中和抗体は、本件明細書の実施例に記載された３グループないし２グループの抗体のみに限られるものではない。
本件発明Ａは、抗体が認識するＰＣＳＫ９上の結合部位によって特定されるものではないから、本件明細書に開示された実施例と被告モノクローナル抗体が認識するＰＣＳＫ上の結合部位が異なるとしても、本件発明Ａの技術的範囲に属しないとはいえない。
３．第２の裁判例
特許権侵害差止等請求事件：東京地裁 平成１５年（ワ）第１９７３３号、第１９７３９号 平成１６年１２月２８日判決 「アイスクリーム充填苺」（以下、「アイスクリーム充填苺事件」という。）
（１）事件の概要
本件は、「アイスクリーム充填苺」に係る特許権（第３３５９６２４号）を共有する原告らが、被告らの製造販売する製品が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被告らに対して、同特許権に基づき当該製品の製造販売等の差止め及び損害賠償を求めた事案です。
本判決に記載された特許権の請求項１に係る発明（以下、「本件発明Ｂ」といいます。）の特許請求の範囲の解釈について説明します。
（２）本件発明Ｂの内容
本件発明Ｂは以下のとおりです。
「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって、該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺。」
（３）裁判所の判断の要点
本件明細書の「特許請求の範囲」の記載によれば、本件発明Ｂの「アイスクリーム」は、「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」ものとされている。
しかし、この「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は、本件発明Ｂの目的そのものであり、かつ、「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は、本件発明Ｂにおけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって、本件発明Ｂの目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。
このように、特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的、機能的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば、すべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし、このような結果が生ずることは、特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。
したがって、特許請求の範囲が、上記のような作用的、機能的な表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。
本件発明Ｂの目的は、アイスクリーム充填苺について糖度の低い苺が解凍された時にも、苺の中に充填された糖度の高いアイスクリームが柔軟性と形態保持性を有することにあるところ、本件明細書においては、これを実施するために、通常のアイスクリームの成分以外に「寒天及びムース用安定剤」を添加することを明示し、それ以外の成分について何ら言及していない。さらに、寒天をアイスクリームに添加する点について、形態保持性を与えるだけの量の寒天を添加しただけではアイスクリームの食感が失われてしまうこと、アイスクリーム中の寒天の割合が０．１重量％未満であると、苺の解凍時にアイスクリームが流れ出るので好ましくなく、０．４重量％を超えるとアイスクリームの食感がプリプリとした弾力性が増し好ましくないことを指摘し、ムース用安定剤を添加する点についても、ムース用安定剤が２．０重量％未満であると、寒天のプリプリ感を減殺する効果がなく、３．０重量％を超えるとアイスクリームが固くなり、クリーミー感がなくなることを指摘するなど、その用法について詳細な説明を施している。
加えて、「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺」自体は、本件発明Ｂの特許出願前に公知であったことに照らせば、本件発明Ｂに進歩性を認めるとすれば、充填されているアイスクリームが「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」を実現するに足りる技術事項を開示した点にあるというべきである。
上記によれば、本件発明Ｂにおける「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当である。
これに対して、被告製品は、その成分に「寒天及びムース用安定剤」が含まれていないことは明らかである。
したがって、被告製品は、本件発明Ｂのアイスクリーム充填苺における「アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」を充足しないから、本件発明Ｂの技術的範囲に含まれない。
４．コメント
特許法第７０条によれば、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないことを原則とし、原書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとすると規定されています。
両事件は、上記の特許法の規定に従って特許請求の範囲を解釈したものと考えられますが、解釈された技術的範囲は異なっています。
アイスクリーム充填苺事件では、本件発明Ｂの技術的範囲は、詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて確定されました。本件発明Ｂについて、特許請求の範囲に「苺に充填されたアイスクリーム」が記載されているところ、明細書には、通常のアイスクリームの成分に「寒天及びムース用安定剤」以外を添加することが記載されていません。
これに対して、抗原結合タンパク質事件では、本件発明Ａの技術的範囲は、特許請求の範囲に記載されたすべての事項であると判断されました。本件発明Ａについては、特許請求の範囲に「ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ、ＰＣＳＫ９との結合に関して所定の抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体」が特定されているところ、明細書には、具体的な抗体とともに、詳細な抗体の作製及び同定の方法が記載されています。明細書のこれらの記載に基づき、一連の操作を繰り返すことにより、具体的に同定した参照抗体以外にも参照抗体と競合する中和抗体を得ることができることが認識できると認められています。つまり、抗原結合タンパク質事件で、アイスクリーム充填苺事件と異なる点は、明細書に記載の操作を行うことで、本件発明Ａの具体的に特定された実施例の抗体以外の抗体を実施できると認識できると判断された点です。
抗原結合タンパク質事件は、特許発明の技術的範囲は原則にしたがって判断されたものであること、また、実施例に限定されないように、実施方法を記載しておくことで、特許請求の範囲が明細書の実施例に限定されることを回避でき得ることを示すものであると考えられます。機能的クレームについてその記載通りに技術的範囲が解釈されるためには、明細書に具体的実施例を記載するとともに、機能的クレームの機能概念に包含される全体の技術的範囲を実現し得るように具体的実施例を実現するための具体的な製法や使用方法を明細書に記載しておくことが望まれます。
弁理士：橋本 由佳里
