2023.03.16 专利相关信息
关于产品制造方法的推定规定的司法案例
1. 前言
本文为您介绍日本有关产品制造方法的推定规定（日本专利法第104条）的司法案例（针对请求专利侵权禁令的上诉案件（知识产权高等法院2022年2月9日的判决，2020年（Ne）第10059号）。
在本案中，关于是否适用产品制造方法的推定规定（日本专利法第104条）进行了辩论。
2. 产品制造方法的推定规定（日本专利法第104条）
在对制造某产品的方法发明授予了专利权的情况下，如果该产品在提交专利申请之前在日本国内不为公众所知，则应推定与该产品相同的产品是利用该方法制造的。
日本专利法第104条是鉴于制造产品的方法发明的侵权举证困难而制定的，该规定的目的在于当专利发明是制造产品的方法发明时，在一定条件下可以转换侵权的举证责任。
原则上，原告（权利人）有责任证明被告的行为侵害其专利权。然而，如果被授予专利权的发明是方法（制造产品的方法）发明，那么要举证证明某一行为侵犯了该方法这一事实并不容易。
另一方面，如果在提交专利申请之前，利用方法发明的专利而制造的产品在日本国内并不为公众所知，那么与该产品相同的产品就很有可能是利用该方法而制造的产品。
为了诉讼上的公平起见，本规定推定与利用方法发明的专利而制造的产品相同的产品是利用该方法而制造的产品。
3. 案件的内容
(1) 概要
本案涉及一项产品制造方法的专利（专利号为第6275313号，以下称为“涉案专利”）。作为涉案专利的权利人的上诉人对被上诉人A和B（以下称为“被上诉人”）,提出禁止制造、转让并销毁原材料（以下称为“被上诉人原材料”）和产品（以下称为“被上诉人产品”）的请求。
[上诉人的主张]
上诉人的主张如下:
- 被上诉人A制造被上诉人原材料的方法（以下称为“被上诉人方法”）属于涉案专利发明的技术范围。
- 被上诉人A制造、转让被上诉人原材料以及被上诉人B使用从被上诉人A处购得的被上诉人原材料来制造、转让被上诉人产品等行为构成对涉案专利的侵权。
(2) 有关涉案专利的发明构成
涉案专利是基于一项要求本国优先权的国际申请（国际申请（PCT/JP2008/060913）在进入日本国家阶段时（专利申请2009-519326））（以下称为“原始申请”）而进行的分案申请。该分案申请被授予了专利权。
作为要求本国优先权的基础的在先申请为：
(A) 专利申请2007-156822号
(B) 专利申请2007-156825号
(C) 专利申请2007-156833号
上述申请的申请日均为2007年6月13日。
上诉人提交了与原申请相关的多个分案申请，涉案专利是第三次分案申请（专利申请2017-125880号），并被授予了专利权。涉案专利在无效审判中被要求修改并完成了修改。按照构成要件对修改后的权利要求1的发明（以下称为“涉案专利发明”）分别进行说明，如下所示（下划线部分是修改后的部分）：
[A’]: 从由大豆苷元糖苷、大豆苷元和二氢大豆苷元组成的群体中至少选一种大豆苷元化合物，并向其中添加精氨酸，以及
[B’-1]: 对含有所述大豆苷元化合物和所述精氨酸的发酵原材料，
[B’-2]: 通过使用具有制造鸟氨酸和雌马酚能力的微生物进行发酵处理，
[C’]: 包括上述步骤的一种制造含有鸟氨酸和雌马酚的粉末状发酵物的制造方法，
[D’]: 通过所述发酵处理，在每干燥重量为1克的所述发酵物中，生成不少于8毫克的鸟氨酸和不少于1毫克的雌马酚，并且
[E’]: 所述发酵物用于食品材料。
(3) 被上诉人方法的构成
被上诉人方法的构成如下：
[α1]: 异黄酮含有作为大豆苷元糖苷的大豆苷（约50重量%）和少量（约1重量%）的大豆苷元，
[α2]: 通过酶处理，使大豆苷元糖苷的大豆苷的糖裂解出来从而使异黄酮成为大豆苷元，
[α3]: 通过所述酶处理步骤而获得含有大豆苷元的处理液和…（省略）…，将所述处理液和含有精氨酸的培养液混合并进行发酵处理，
[α4]: 从而获得一种含有鸟氨酸和雌马酚的粉末状发酵物，包括上述步骤的制备方法，
[α5]: 通过所述发酵处理，生成每克不少于18.40毫克的鸟氨酸和每100克约6.6克(每克为66毫克)的雌马酚，以及
[α6]: 所述发酵物用于食品材料，包括上述的制备方法。
被上诉人原材料：
大豆胚芽提取发酵物
产品名称：Flavocell EQ-5
(4) 争议焦点
争议焦点1：被上诉人方法是否属于涉案专利发明的技术范围。
争议焦点2：涉案专利是否应通过专利无效宣告审理而被宣告无效。
争议焦点3：关于涉案发明的修改的反诉主张是否成立。
争议焦点4：关于是否有必要对被上诉人B提出禁令和销毁请求。
本文中将针对争议焦点1进行说明。本文省略对争议焦点 2～4的说明。
(5) 关于争议焦点1
上诉法院（知识产权高等法院）就被上诉人方法是否落入涉案专利发明的技术范围作出如下裁定：
(i) 关于被上诉人原材料是否相当于涉案专利发明涉及的产品（以下称为“涉案专利发明产品”），被上诉人未予承认也未予否认，并未澄清该事实，因此视为被上诉人承认被上诉人原材料相当于涉案专利发明产品（民事诉讼法第159条第1款）。
因此，如果在涉案专利提交专利申请之前，涉案专利发明产品在日本国内不为公众所知，则可以推定被上诉人原材料为利用涉案专利发明的方法而制造的。
(ii) 若认为该产品（*被上诉人产品）相当于专利法第 104 条规定的“为公众所知”的产品，则至少应存在如下程度的已知事实，即本领域技术人员在基准时间（*优先权日)能够获得制造该产品的线索。然而，不能说涉案专利发明产品在其优先权日时已记载在为公众所知的证据文献中，也不能从该证据文献中轻易地构想出涉案专利发明。
因此，截至涉案专利的优先权日，不能说接触到上述证据文献的本领域技术人员已经获得了制造涉案专利发明产品的线索。
I可以说，涉案专利发明产品在优先权日时“不为公众所知”。
4. 分析（补充说明）
(1) 关于是否属于专利法第104条的“专利发明的产品在提交专利申请之前在日本国内不为公众所知”。
本案之前的司法案例（东京地方法院1972年7月21日判决书（四环素案件））判定如下，判断是否满足适用第104条的要求（具体为第104条的“不为公众所知”的要求）必须与判断是否存在可专利性分开进行。
在本案（上诉法院判决）中认定如下，为了满足第 104 条中的“不为公众所知”的要求，不仅需要涉案专利发明在优先权日时未记载在公开的技术文献中，还要求应用涉案专利发明的制造方法而获得的产品未以“能够获得线索的程度”记载在公知的技术文献中。
反过来说，所谓要求未以“能够获得线索的程度”记载在公知的技术文献中意味着，例如如果将多个公知技术文献组合则能够达到利用涉案专利发明的制造方法而获得的该产品，这就说明不满足第104条的“不为公众所知”的要求。该思维方式的逻辑与判断是否具有创造性的逻辑近似。考虑到上述四环素案件，这是一个饶有兴味的问题点。今后是否会像本案（上诉法院判决）一样，用近似判断是否具有创造性的逻辑来判断是否适用第104条值得继续关注。
(2) 关于优先权要求
在本案中，上诉法院（知识产权高等法院）除了参考了在先申请的记载，还参考并解释了优先权日时的公知常识，从而认定即使将“大豆胚轴”以外的“含有大豆苷元化合物的原材料”作为发酵原材料，也可以从在先申请中读出涉案专利发明。换句话说，承认了优先权要求的有效性。
在此，根据日本专利局的发明专利和实用新型专利审查指南，“如果引入了与原始说明书等中记载的事项相比较为新的技术事项，则不能承认优先权要求的效力”，并没有关于参考公知常识的明确规定。然而，提交专利申请时（优先权日）的公知常识可能在审查阶段、侵权纠纷等情况下成为一个重要因素。
就此而言，此次上诉法院的判决是在考虑到了技术常识的基础上承认优先权要求的，我们应该再次明确地认识到这一点。
专利代理师：岩田诚