2022.12.19 专利相关信息
司法案例介绍 ―法院根据专利权人的集团公司实施了发明从而认定利润损失的案例―
1. 专利侵权和损害赔偿请求
专利权人可以就侵犯专利权的行为请求损害赔偿（《日本民法典》第709条）。损害赔偿的基本理念是赔偿专利权人在没有侵权的情况下本可以获得的利润，即赔偿利润损失。根据民法原则，损害的发生、金额及其与侵权行为之间的因果关系的举证责任由专利权人承担。
关于专利侵权，往往难以证明侵权行为与损害之间的因果关系，以及具体的损害金额。因此，要获得利润损失的赔偿并不容易。
因此，专利法第102条规定了损害金额的推算规定，以减轻专利权人的举证责任。
2. 专利侵权造成的损害金额的推算规定（专利法第102条）
专利法第102条规定的损害金额的计算方法如下：
• 第1款：可以将以下（i）和（ii）的合计金额作为损害金额。
(i) 在不存在侵权行为的情况下，专利权人能够销售的单位产品的利润额乘以侵权人转让的产品数量中与专利权人的实施能力相应的数量（即可实施数量）而计算出的金额（第1项）。
(ii) 如果侵权产品的转让数量超过可实施数量，则与该数量对应的专利使用费（第2项）。
• 第2款：侵权人通过侵权行为获得的利润金额，可以作为损害金额。
• 第3款：相当于专利使用费的金额可以作为损害金额。
其中，可以在无需证明专利权人因侵权行为造成了利润损失的情况下适用第3款，这被认为是专利权人可以主张的最低限度的赔偿金额。
为了适用第1款及第2款，须证明专利权人因侵权行为而蒙受利润损失。利润损失被解释为如果没有侵权商品，专利权人可以从销售专利产品等中获得的利润。因此，可以认为，如果专利权人本人不实施专利发明，则专利权人不会因此而蒙受任何利润损失。事实上，曾经一直认为，第1款或第2款的适用条件是需要专利权人亲自实施专利发明。
但近年来，有司法案例裁决为，尽管专利权人本人并未实施专利发明，但认可适用第2款。该案例判定，“如果有事实表明专利权人在侵权人未进行专利侵权行为的情况下可以获得利益，则认可适用专利法第102条第2款”。（知识产权高等法院2013年2月1日，2012年（Ne）第10015号）。
下文将介绍一个司法案例，在该案例中，专利权人没有亲自制造和销售该产品，但专利权人所属的集团公司销售了该产品，关于是否适用专利法第102条第2款存在争议。
3. 司法案例介绍（知识产权高等法院2021年（Ne）第10091号，2022年4月20日判决，原审为东京地方法院2019年（Wa）第14314号）
(1) 案例概况
在本案中，原告C1持有发明名称为“具备软骨下关节表面支承体的骨折固定系统”的专利的专利权，原告C1以侵犯专利权为由向被告要求停止制造销售并请求损害赔偿。
下图是原告C1所属的企业集团（Z集团）的结构图，根据本案件的判决书中引用的图而绘制。
原告C1是一家荷兰公司，且是美国公司B的子公司，而美国公司B是美国公司A的子公司。原告C1属于Z集团，Z集团中A公司为控股公司。原告C1管理Z集团的部分知识产权。
与本专利权的实施产品即原告产品相关的业务由属于Z集团的C1至C4各个公司分担进行。所有业务都是在B公司的管理和指导下进行的。公司A披露了其关于外伤业务的收益，其中包括与原告产品的制造销售相关的业务。
(2) 原判决
驳回了适用专利法第102条第2款，原因如下。然后，根据同条第3款计算了损害金额。
原告C1隶属于Z集团，是一家管理该集团部分知识产权的公司，本身不销售原告产品。因此，不能认可有事实表明原告C1在被告未进行专利侵权行为的情况下可以获得利益，不存在适用专利法第102条第2款的前提。
（以上内容根据判决书的内容做了适当的修改以便于读者理解。）
(3) 本判决
如下认定为适用专利法第102条第2款。法院判定，运用本专利权的业务不是原告C1单独进行的，而是由Z集团整体进行的，可以说有事实表明如果本专利权没有受到侵犯则Z集团整体可以获得利益。
原告产品是本专利权的实施产品，与被告产品存在竞争关系。销售原告产品的是C4公司，而不是原告C1。然而，原告C1在B公司的管理和指导下对本专利权进行管理和行使，B公司间接拥有原告C1100%的股份。此外，在B公司的管理和指导下，同属同一集团的C3公司生产的原告产品由同属同一集团的C4公司运用本专利权进行销售。因此，可以判断Z集团是在B公司的管理和指导下，作为一个集团整体运用本专利权并开展业务。因此，可以认为，有事实表明如果被告产品没有被销售，则Z集团本可以从销售原告产品中获得利益。而且，在Z集团中，原告C1处于能够为了Z集团而独立行使与本专利权有关的权利的地位。可以说，原告C1是为了追求Z集团的利益而行使的本专利权。考虑到Z集团中除原告C1以外没有其他主体行使与本专利权有关的权利，本案应当适用专利法第102条第2款。
（以上内容根据判决书的内容做了适当的修改以便于读者理解。）
4. 总结
在企业集团中，存在将知识产权的管理集中到特定公司的情况。在这种情况下，作为专利权人的知识产权管理公司是行使权利的主体，如果知识产权管理公司本身不实施专利发明，则有可能被判断为未发生利润损失。
本文介绍的判决表明，在企业集团内，即使由知识产权管理公司以外的公司实施专利发明，也可以获得利润损失赔偿。也就是说，即使行使权利的主体与实施专利发明的主体不同，如果他们属于同一企业集团，也有可能适用专利法第102条第2款。以下两点为本判决提出的适用专利法第102条第2款的指标。
(a). 可以认为是在集团内特定公司的管理和指导下，作为整个集团在开展运用专利权的业务。
(b). 知识产权管理公司为集团而行使权利，集团内不存在其他权利行使主体。
我们将继续密切关注今后是否会遵循本案所提出的指标。
专利代理师：岩附纮子