2023.08.02 专利相关信息
关于有可能增加专利侵权损害赔偿金额的一则司法案例的解读
1. 前言
专利侵权损害赔偿金额就其性质而言很难举证证明。为此，如2022年12月19日的时事资讯所述，日本专利法第102条规定为了减轻专利权人的举证责任，可推定专利侵权损害赔偿金额。
本文将介绍一例大合议庭判决，在该判决中认可了：在计算专利侵权损害赔偿金额时，对于根据专利法第102条第2款的推定之推翻部分，允许适用专利法第102条第3款的推定。在此之前，条文中没有明确记载是否可以叠加适用专利法第102条第2款和第3款，因此在解释上有分歧。本判决明确指出了判断是否可以叠加适用的标准，对今后的专利实务工作起到指导意义。
2. 损害赔偿金额的推算规定（专利法第102条）
如下图1所示，专利法第102条第1款第1项规定，可以将损害赔偿金额设定为“（专利权人产品单位数量的利润额）×（侵权者销售的侵权产品数量)”。不过，应当从侵权者销售的侵权产品数量中超过扣除超过专利权人制造能力的产品数量、以及存在专利权人不能销售的情形时与该情形对应的数量。关于上述扣除的数量，根据专利法第102条第1款第2项的规定，除了不认可专利权人可以许可他人实施专利的情形外，可以请求相当于专利许可使用费的金额。专利法第102条第1款第2项是2019年修改专利法时增加的规定。专利权人可以向侵权者请求专利法第102条第1款第1项和第2项规定的累计赔偿金额。
如下图2所示，专利法第102条第2款规定，损害赔偿金额推定为“侵权者的获利金额”。如果存在否定损害与侵权行为之间因果关系的情况（推翻事由），则可以理解为该推定的全部或部分被推翻。但是，对根据专利法第102条第2款的推定推翻部分是否可以请求相当于专利许可使用费的金额，即是否可以叠加适用第102条第3款的规定，关于该点与第102条第1款第2项不同，并没有明确记载。
3. 司法案例的解读：知识产权高等法院大合议判决 2020年（Ne）第10024号“座椅式按摩机”案（2022年10月20日判决）
（1）概要
本案上诉人是“座椅式按摩机”等两项专利（专利号4504690、专利号4866978）的专利权人。上述人主张被上诉人制造、销售的产品侵犯了上述两项专利权，要求被上诉人停止制造、销售该产品并废弃已制造的产品，同时还请求赔偿损失。在本案中，争议点之一是被上诉人应赔偿上诉人的损害赔偿金额。
（2）当事人关于上述争议点的主张
[上诉人的主张]
上诉人依据专利法第102条第2款的规定请求损害赔偿。
针对被上诉人主张的推定推翻事由，上诉人辩称均不成立。此外，上述人主张，即使根据专利法第102条第2款的推定被推翻，也能够就与该推翻部分相关的损害，请求相当于第102条第3款规定的相当于专利许可使用费的损害赔偿。
[被上诉人的主张]
被上诉人主张，基于下述五项事由，根据专利法第102条第2款的推定应被推翻。
① 本案专利发明仅在被上诉人的产品中部分实施
② 在市场上存在竞争产品
③ 市场非同一性
④ 被上诉人的努力经营（品牌实力、宣传广告）
⑤ 被上诉人产品的性能（除本案专利发明以外的功能、设计等特征）
上述第①项的具体主张如下。被上诉人主张，本案专利发明是座椅式按摩机中与“前臂治疗机构”相关的发明，仅在被上诉人产品的按摩机中的一部分实施，因此可以推翻根据专利法第102条第2款的推定。
上述第③项的具体主张如下。被上诉人主张，被上诉人产品的目的地国家（出口目的地）与上诉人产品的目的地国家仅有部分相同，而目的地国家不同就意味着市场不同，即不存在市场竞争，因此可以推翻根据专利法第102条第2款的推定。
（3）法院的判断
（为了便于理解，笔者对以下摘录的判决书作了适当修改。）
如下所示，法院判定被上诉人主张的推定推翻事由中，上述第①项和第③项属于推定推翻事由。
• 关于上述第①项“不能说本案专利发明在被上诉人产品中的技术价值较高，而应当说本案专利发明对激发购买被上诉人产品的动机的贡献有限。可以认定在被上诉人出口产品所获得的边际利润中包含了本案专利发明未贡献的部分。可以认定本案专利仅在被上诉人产品中部分实施属于推定推翻事由。”• 关于上述第③项“在被上诉人产品的出口目的地中，在上诉人产品未出口的出口目的地国家各自的市场上不能说上诉人产品与被上诉人产品存在竞争关系，即，如果被上诉人产品不出口，则本来可以出口上诉人产品。换言之，应当说不存在如下关系，即被上诉人产品的出口导致了上诉人产品销量的下降。因此，可以认定在被上诉人产品与上诉人产品的出口目的地国家存在不同的情况下，市场并非同一的。可以认定被上诉人产品中的出口到上诉人产品未出口的目的地国家这一出口份额属于推定推翻事由。
并且，法院做出了如下判定：鉴于专利权人不仅可以通过自己实施专利发明而获利，同时也可以通过许可第三方实施专利发明而获利，因此即使根据专利法第102条第2款的推定被推翻,就该推定推翻部分，如果认定专利权人能够许可他人实施专利，则应理解为认可适用专利法第102条第3款。法院判定本案中对于因上述第③项的市场非同一性而导致的推定推翻部分能够许可他人实施专利，并认可适用专利法第102条第3款（请求相当于专利许可使用费的金额）。
“专利权人因侵权行为而遭受的损害，应当理解为包括所失利润和应得利润，其中，所失利润是专利权人在没有侵权行为发生的情况下本可以自己销售的产品的销量下降而导致的利润损失，应得利润是由于丧失了许可他人实施专利的机会而导致的利润损失。即使根据专利法第 102条第2款的推定被推翻，对该推定推翻部分，当可以认定专利权人能够许可他人实施专利时，则应理解为认可适用专利法第102条第3款。”“根据专利法第102条第2款的推定之推翻事由可包括：侵权产品的销售量超过专利权人的销售能力等的推翻事由，以及除此之外的其他事由造成专利权人不能销售等情况的推翻事由。对于前者的推定推翻部分，只要不存在特殊情况，则可以认可专利权人能够许可他人实施专利。另一方面，对于后者的推定推翻部分，应当根据具体情况分别判断专利权人能否许可他人实施专利。”“本案的推定之推翻事由（上述第①项和第③项）均并非根据超过了专利权人的实施能力。”
根据市场非同一性（上述第③项）的对推定的推翻，是由于上诉人与被上诉人的出口目的地国家不同，而在出口目的地国家各自的市场中无法认定上诉人产品与被上诉人产品存在竞争关系，即，如果被上诉人产品不出口，则本来可以出口上诉人产品。虽然诚然存在上诉人不能出口与该推定推翻部分有关的出口数量的情况，但可以认定上诉人能够许可他人实施专利。另一方面，对于根据本案专利发明仅在侵权产品（上述第①项）中部分实施的推定推翻部分，对本案专利发明没有贡献的部分不能认定上诉人能够许可他人实施专利。因此，在本案中仅对根据市场非同一性（上述第③项）的推定推翻部分适用专利法第102条第3款，该认定是合理的。”
4. 总结
上述判决明确指出对于根据专利法第102条第2款的推定之推翻部分可以适用第102条第3款的规定，由此有可能较高地推定损害赔偿金额，这一点具有指导意义。尤其是在判断是否可以叠加适用专利法第102条第3款时，提出了判断专利权人是否能够许可他人实施专利这一标准，以及指出了由于出口目的地不同而造成的市场非同一性属于能够许可他人实施专利的具体示例，这些都将对今后的实务工作起到指导作用。鉴于上述判决是由知识产权高等法院的特别庭（大合议庭）做出的，未来极有可能沿用上述判决中指出的判断方法。或许如同2019年修改专利法时在第102条第1款中增加了明确表明可以对专利法第102条第1款叠加适用第102条第3款一样，今后对第102条第2款也会增加类似的规定。我们将持续关注该法条的动向。
专利代理师：岩附 纮子