日本专利法第17条第2款第3项规定，对说明书、权利要求书或附图的任何修改必须在原申请所附的说明书等中记载的事项的范围内进行。（禁止增加新事项，即，禁止修改超范围）。

在本文中，笔者将介绍一项法院判决（令和3年 (Ne) 第10043号），其中争议的焦点是在审查阶段的修改是否属于增加新事项。

该判决认定，将列举有大量化合物的马库什形式的权利要求限定修改成特定的化合物组合构成增加新事项。马库什形式的权利要求是一种广泛应用于化学和生物学领域的专利申请的表达形式。例如，马库什形式在化合物的发明中是一种有用的表达形式，例如，当多个构成要素无法表达为概括性描述或上位概念时。

本文涉及如何修改以马库什形式撰写的权利要求以获得专利，以及如何撰写说明书以便于将来答复审查意见时进行修改。希望对您的相关申请有帮助。

 

 

 

关于增加新事项，知识产权高等法院的合议庭判决（平成18年（行Ke）第10563号）提出了如下标准。

“说明书或附图中记载的事项”是指，关于作为技术思想的高度创造的发明，是以取得独占的专利权为前提向第三方公开的发明，因此在此所说的“事项”是与通过说明书或附图公开的发明有关的技术事项，以此为前提，“说明书或附图中记载的事项”是指，本领域技术人员综合说明书或附图中公开的所有内容而能够得出的技术事项，在修改与由此能够得出的技术事项之间的关系上，当没有引入新的技术事项时可以说该修改在“说明书或附图中记载的事项的范围内”。

自该判决发布以来，该判决一直作为增加新事项的判断标准的依据。此外，2010年日本专利和实用新型的审查指南也根据该判决的确定而进行了修订。

此外，在日本的审查指南中，作为对马库什形式的权利要求进行修改时增加新事项的判断标准，记载了以下内容。

 

a.  在以马库什形式等择一选择的形式撰写的权利要求中，在由留下的发明特定事项特定的内容不属于引入新的技术事项的情况下，允许采用删除部分选项的形式的修改。

b.  在原说明书等中以大量的选项群组的组合的形式撰写化学物质时，通过下列（i）或（ii）的修改方式增加或留下的特定选项的组合可能会被认定为属于引入新的技术事项。

(i).  在原说明书等中记载的大量的选项的范围内，将特定选项的组合增加在权利要求中的修改方式。

(ii).  作为删除选项的结果而在权利要求中留下特定选项的组合的修改方式。

例如，作为修改的结果，在原申请中有多个选项的取代基变成只有唯一一个选项，没有可选择的余地时，除非采用这种特定选项的组合是记载在原说明书等中，否则不允许此类修改。这是因为不认可具有多个选项的原记载意味着采用特定选项。

 

 

 

在本案例中，上诉人拥有以下发明，发明名称为“含有2,3-二氯-1,1,1-三氟丙烷、2-氯-1,1,1-三氟丙烯、2-氯-1,1,1,2-四氟丙烷或2,3,3,3-四氟丙烯的组合物”，已获得专利权的确定登记（专利号为5701205）。上诉人主张被上诉人的行为侵犯了其拥有的专利权，请求对被上诉人的行为实施禁令（原审 东京地方法院2019年（Wa）第30991号）。但东京地方法院判决驳回上诉人的诉讼请求，上诉人不服原判，提起专利侵权禁令的上诉。

 

 

 

原申请提交的权利要求1和2以及修改后的权利要求1和2如下所示。

 

 

[权利要求1]

1.一种组合物，包括HFO-1234yf、以及从由HFO-1234ze、HFO-1243zf、HCFC-243db、HCFC-244db、HFC-245cb、HFC-245fa、HCFO-1233xf、HCFO-1233zd、HCFC-253fb、HCFC-234ab、HCFC-243fb、乙烯、HFC-23、 CFC-13、HFC-143a、HFC-152a、HFC-236fa、HCO-1130、HCO-1130a、HFO-1336、HCFC-133a、 HCFC-254fb、HCFC-1131、HFO-1141、HCFO-1242zf、HCFO-1223xd、HCFC-233ab、HCFC-226ba 和HFC-227ca组成的组群中选择至少一种添加的化合物。

 

[权利要求2]

2.如权利要求1所述的组合物，其包含小于约1重量%的所述至少一种添加的化合物。

 

 

[权利要求1]

1.一种用于传热组合物、制冷剂、气溶胶雾化剂或发泡剂的组合物，其包含HFO-1234yf 以及大于0重量%且小于1重量%的HFO-1243zf和HFC-245cb。

 

[权利要求2]

2.根据权利要求1所述的组合物，还包含从由HFO-1234ze、HCFC-243db、HCFC-244db、HFC-245fa、HCFO-1233xf、HCFO-1233zd、HCFC-253fb、HCFC-234ab、HCFC-243fa、乙烯、HFC-23、CFC-13、HFC-143a、 HFC-152a、HFC-236fa、HCO-1130、HCO-1130a、HFO-1336、HCFC-133a、HCFC-254fb、HCFC-1131、HFO-1141、HCFO-1242zf、HCFO-1223xd、HCFC-233ab、HCFC-226ba和HFC-227ca组成的组群中选择至少一种添加的化合物，其中HFO-1243zf和HFC-245cb与所述添加的化合物的总量小于1重量%。

 

如上所述，通过修改，在修正后的权利要求1中增加了发明特定事项，即，“包含大于0重量%且小于1重量%的HFO-1243zf和HFC-245cb”。

 

 

 

法院引用原判决，并维持原判决。

以下是本次审判的判决书摘要。此外，为了便于读者理解，笔者根据需要进行了适当修改。

 

“在原说明书中根本没有记载：从大量列举的化合物中特意选择HFO-1243zf和HFC-245cb 的特定组合作为HFO-1234yf的“添加的化合物”。对此，虽然在原说明书中分别对HFO-1234yf、HFO-1243zf、HFC-245cb进行了记载，但并未记载特定的三种化合物的组合，也并未记载表明特定的三种化合物的组合是必然的根据。此外，虽然表6(实施例16)中记载了八种化合物和“未知”成分，但在原说明书中没有记载着眼于“245cb”和“1234yf”的理由。此外，如原申请的权利要求1中的列举所示，原说明书中大量记载了未在表6中列出的化合物。尽管如此，从中特意仅选中HFO-1243zf并将它与HFC-245cb和HFO-1234yf组合以形成三种化合物的构成，就此对本领域技术人员来说需要在原说明书中记载引入该构成的动机，然而并不认可原说明书中有上述记载。”

 

“鉴于上述，本领域技术人员通过综合原说明书、权利要求书要求保护的范围或附图中的所有的内容而得出的技术事项只不过是：在制备作为具有低全球变暖潜能值(GWP)的化合物的HFO-1234yf时，HFO-1234yf或其原料（HCFC-243db、HCFO-1233xf以及HCFC-244bb）中含有的杂质和副反应物作为特定的“添加的化合物”而少量存在，我们只能认为该公开与其说是发明，不如说等同于发现。并且，在从原说明书等的记载可以得出的技术事项仅具有此类性质时，如前所述，鉴于原说明书等中完全没有记载足以理解得出该特定组合的技术意义的内容，从列举的大量化合物中限定特定的三种化合物的组合的修改（本修改）只能被评价为引入了与原说明书等的记载不同的新的技术事项。因此，不得不说对比从原说明书等的记载可得出的技术事项，本修改引入了新的技术事项。”

 

 

 

在从大量化合物的选项中选择特定的组合时，如果与该特定的组合相关的构成未在说明书中公开或不能作为显而易见的事项推导出来，则会被判定为增加了新事项。此类判断可以理解为符合现行审查标准的合理判断。

需要注意的是，在修改马库什形式的权利要求时，选择说明书中未具体记载的选项的组合很有可能被认定为属于增加新事项。

此外，在提交申请时的说明书中记载具体的特定组合是有利的方法，这不仅在事业战略上很重要，而且可以在将来答复审查意见进行修改时易于在权利要求中加入可选择的选项的组合。

顺便提及，如果希望以限定申请时未在说明书中记载的组合的方式来进行修改，则该修改需要满足较高的条件。

具体来说，为了使此类修改获得认可，即使在原说明书中没有关于该组合的记载，该组合也应该是从原说明书中的记载中显而易见的技术事项的组合。

为了能够以此种方式表明是“从原说明书中的记载中显而易见的技术事项”，根据2009年（行Ke）第10131号（2009年12月25日知识产权高等法院判决) 所示的判断标准，需要说明如下：该技术事项（该组合）本身是该发明所属技术领域中的公知技术事项，且看到了原说明书的本领域技术人员能够容易地判断出，根据记载在原说明书的该发明的目的可以理所当然地提取出该组合，从而该技术事项可视为记载在原说明书中的内容。

 

 

专利代理师：辻 雄介