日本专利法要求申请专利的发明（即权利要求中记载的发明）是发明的详细说明中所公开的发明（日本专利法第36条第6款第1项）（下文将该要求称为“支持要求”）。违反支持要求是驳回理由之一（同法第49条第4项），也是无效理由之一（同法第123条第4项）。因此，通过具体案例了解日本专利实务中如何判断支持要求将有助于专利申请。

本文介绍的案例有关日本专利第6018822号的专利是否满足支持要求，无效审判（无效审判第2017-800070号）和针对该无效审判的审判决定撤销诉讼（2018年（行ke）第10175号)依据相同的适用性判断框架，却做出了不同的判断。此外，该审判决定撤销诉讼也是日本专利局审判部组织的审判实务者研究会（2021年）的研究课题之一。

 

 

 

日本专利第6018822号的权利要求1如下。（在本文中，“本发明1”是指权利要求1涉及的发明。）

[权利要求1]

1.一种用于为患者提供皮下通路的可自动注射进入端口，用于计算机断层扫描过程，所述可自动注射进入端口包括：

被构成为保持隔膜的主体；以及

可识别特征，所述可识别特征被构建为，能够在所述可自动注射进入端口被植入皮下后通过X射线识别该可自动注射进入端口，所述可识别特征是所述进入端口的至少一个可识别特征，且与下述信息相关，该信息是所述可自动注射进入端口具有的信息，通过该信息能够区分所述可自动注射进入端口和未被评定为可自动注射的进入端口，而且所述可识别特征在X射线上可见，并且

能够在机械辅助下对所述可自动注射进入端口进行注射和加压，

所述隔膜用于通过该隔膜将针反复插入界定在所述主体中的空腔中。

 

 

 

在审判决定和法院判决中判断支持要求的适用性判断框架均基于“偏光膜制造方法”的大合议判决（2005年（行ke)第10042号)的内容，详述如下：

“关于权利要求记载的范围是否得到说明书的支持，即满足支持要求，应对权利要求记载的范围与发明的详细说明中公开的内容进行比较，探讨并判断是否属于以下范围：(i)权利要求中记载的发明是发明的详细说明中所公开的发明，并且本领域技术人员能够根据发明的详细说明认识到其能够解决本发明的问题，或(ii) 即使没有相关的记载或启示，本领域技术人员能够根据提交申请时的技术常识认识到其能够解决本发明的问题”。

在此，下文将对以下内容进行总结，审判决定和法院判决分别如何认定本发明要解决的问题，以及从而如何判断是否满足支持要求。

 

 

 

在审判决定中，认定如下作为本发明要解决的问题之一：“提供一种在被植入皮下后可识别出其为可自动注射的进入端口，能够在机械辅助下对可自动注射进入端口进行注射和加压，并且该可自动注射进入端口能够用于在计算机断层扫描过程中，使用自动注射器系统将造影剂注入静脉导管，虽然难以识别被植入皮下的进入端口的型号等，但该进入端口与可自动注射进入端口有相关性，具备在进入端口被植入皮下后能够感知的可识别特征，由此在进入端口被植入皮下后可识别出其为可自动注射。”

 

 

 

尽管权利要求1的发明在形式上属于发明的详细说明中所公开的发明，但由于存在下述问题，判断为不满足支持要求。具体如下：

“是通过比较通过X射线成像感知到的特征和模板的形状而对进入端口进行识别的，该感知的特征本身并不表示它是可自动注射的进入端口。即，虽说通过X射线成像感知到的特征符合模板的形状，但医生等并不能立即识别该进入端口为可自动注射进入端口”， “使用进入端口时附加使用条件，并且在满足附带说明书中描述的使用条件的范围内可自动注射，这一点显而易见，不过即使附带说明书中记载了可识别特征的含义是表示其为可自动注射进入端口，医生等操作者不查看附带说明书就无法识别其是否为可自动注射。因此不能说从通过X射线成像感知到的特性可以立即识别为可自动注射是显而易见的”，“本发明的说明书既没有公开也没有启示有关进入端口的附带说明书”等。

 

 

 

认定为,“在植入可自动注射进入端口后，可识别该进入端口是否为可自动注射进入端口”。

 

 

 

“根据说明书的记载，公开了通过使‘可识别特征’为该进入端口所固有的形状和大小，从而能够确定该进入端口，由此，‘可与进入端口相关的信息……具有相关性’。另外，由于本发明1中的‘该信息是所述可自动注射进入端口具有的信息，通过该信息能够区分所述可自动注射进入端口和未被评定为可自动注射的进入端口’，即该信息是‘与进入端口相关的信息’，因此可以认为上述记载是‘该信息是所述可自动注射进入端口具有的信息，通过该信息能够区分所述可自动注射进入端口和未被评定为可自动注射进入端口’与‘可识别特征在X射线上可见’之间的‘相关性’的一个具体实施例”，因此判断为满足支持要求。

 

 

 

该案例表明，即使判断支持要求的适用性判断框架相同，当对发明要解决的问题的理解不同时，判断也会有所不同。可以说，法院判决对“发明要解决的问题”的认定范围宽于审判决定。此外，从中我们可以看出若缩小发明要解决的问题的范围，则会导致难以认定为满足支持要求，反之亦然。

今后这对支持要求的适用性持肯定立场或否定立场的情况下，可以参考本案例中提出的上述判断，来探讨应如何确定涉案发明要解决的问题。

 

 

 

本文介绍了判断支持要求的适用性的一个案例。今后我们将持续关注此类案件，为您介绍其审判决定或法院判决。此外，除了本文介绍的支持要求的适用性以外，我们将在其它时事资讯中为您介绍关于判断创造性的专利实务案件。

 

 

专利代理师：木村诚司