2022.11.28 专利相关信息
关于重新审视日本专利的“实施”定义的最新动向
(1) 当前在日本推进的有关重新审视专利“实施”定义的讨论
日本专利厅为了促进知识产权法制的进一步的完善，成立了专利厅政策促进委员会，并在2022年6月30日发布了一份题为《知识产权制度应如何促进知识产权的使用～汇总篇》的报告。该报告指出：当下人工智能（AI）和物联网（IoT）成为工业发展的重中之重，从服务器下载程序等到用户终端从而实现的SaaS服务与日俱增，为了适应该潮流有必要深入讨论重新审视与专利“实施”定义有关的规定。关于这一点，在本法人首页于10月3日发布的时事资讯中已做了相关的介绍。
日本专利法第2条第3款规定了发明专利的“实施”（如果属于未经授权的第三方的行为，则被认定为侵权行为）类型的定义。
专利法第2条第3款
在该法律中关于发明的“实施”是指下列行为：
第1项 在产品（包括程序等。下文同。）的发明中，该产品的生产、使用、转让等（指转让和出租，如果该产品是程序等,则包括通过电信线路而进行提供。下文同。）、进出口或提出转让等（包括为了转让而进行展览等）行为※。
（第2项、第３项：本文省略其内容）
※基于与SaaS服务的关系，本文将详细阐述上文中红色字体的“生产”“通过电信线路而进行提供”。
在SaaS服务中当然可能存在如下情况：即使是作为面向日本境内的用户（具体而言，用户终端）的服务而构建的，服务提供商也可以选择将用于提供该SaaS 服务所需的部分或全部程序放置在日本国外设置的服务器上这一方式。
如果选择这种方式，则即使获得了要求保护与SaaS服务相关的程序的日本的专利，也有可能发生该程序的“生产”或“通过电信线路（互联网等）而进行提供”等行为无法被认定为是在日本境内完成的情况。
那么，由于日本采用的是专利属地管辖原则，因此很难将使用上述位于日本境外的服务器的行为认定为侵权行为。在日本专利厅于今年6月发布的上述报告中提出了一个建议（指出问题）：鉴于SaaS服务所具有的这类特点，应秉持符合当前情况的观点，来明确在哪些情况下应被认定为属于对SaaS服务相关专利的侵权行为。
(2) 首次对“实施”的类型之一的“生产”征求第三方意见
目前，日本知识产权高等法院正在审理一项专利侵权诉讼（2022年（Ne）第10046 号），其核心问题之一就是在本文（1）中介绍的内容。
在本诉讼（原告：Dwango，被告：FC2等）中，争议点在于被告系统是否构成侵犯如下专利发明的专利权，该专利涉及“一种评论发布系统，其包括服务器、经由网络连接到服务器的多个终端设备”。
此外，根据本诉讼涉及的日本专利第6526304号的说明书的记载，这里作为专利权的客体的“评论发布系统”是指“能够在播放视频内容的同时，利用播放中的内容在用户之间进行交流”的系统。
具体而言，它是一种通过在用户之间共享视频的同时将用户经由用户终端发送的评论叠加显示在视频上来促进用户之间交流的系统。
图：显示被告系统的构成和运行的说明图(来源：日本知识产权高等法院网站（英文版（https://www.ip.courts.go.jp/eng/Guidelines_for_Proceedings/thirdparty/index.html）））
上图所示的被告系统中的“服务器”和“用户终端”可以认定为与“评论发布系统”专利发明的权利要求中的“服务器”和“用户终端”相对应。
问题是如图中的文字“美国”（US）所示，被告系统中的“服务器”配置在美国（日本境外）。
换言之，在本诉讼中，即使可以认定满足专利发明的所有构成要件的被告系统被“生产”（专利法第2条第3款），由于是以美国境内的“服务器”和日本境内的“用户终端”为构成要件的系统被“生产”，因此，立足于专利属地管辖原则，该被告系统是否应认定为侵犯日本专利的专利权是争论点。
法院对该争论点的审理判决不仅会对本诉讼产生重大影响，也会对今后包括商业用途和游戏等娱乐用途的所有涉及SaaS服务的专利侵权诉讼产生重大影响。
因此，日本知识产权高等法院决定在2022年11月30日之前征求第三方意见，以广泛征求群众对本争论点的意见，从而对本案作出合理的审理判决。值得关注的是，今后日本知识产权高等法院将根据收集到的第三方意见对该争论点作出何种判决。
此外，第三方意见征求制度于2022年4月1日开始实施，也被称为日本版的法庭之友意见书制度。在日本的专利侵权诉讼中，这是首次基于该制度来征求第三方意见的专利侵权诉讼。
(3) 于2022年7月20日日本知识产权高等法院下达的关于“实施”的类型之一的“通过电信线路而进行提供”的判决
另一方面，在日本境内完成涉及SaaS服务的程序的提供（通过电信线路（互联网）而进行提供）是否为认定涉及“程序”的专利发明的“实施”（侵权）的必要条件，对此存在争议，在上述（2）的案件之前，日本知识产权高等法院对一个案件（2018（Ne）第10077号）做出了判决。
该案件是在与上述（2）相同的当事人之间对另一项专利提起的专利侵权诉讼。该专利发明涉及一种在用户之间共享视频的同时可以将用户发送的评论叠加显示在视频上的“程序”，在是否构成侵犯了该“程序”的专利发明的专利权上存在争议。
在被告实施的程序（下文也称为“被告程序”）的情况下，即使在以位于日本境内的用户（用户终端）为目标而发布（通过互联网提供）该被告程序时，可以推测其中一部分是在日本境外的电信线路上进行的传输。因此，考虑到专利属地管辖原则，这种发布（提供）是否属于“实施”的类型之一的“通过电信线路而进行提供”成为了一个争论点。
知识产权高等法院裁定该发布（提供）构成专利侵权，并陈述如下。在本法人于10月3日发布的时事资讯中简要介绍了其内容，本文将引用判决书的内容并再次进行介绍。
“为了认定对如本发明……之类可以通过网络发送的专利发明的侵权行为成立，对于成为问题点的提供行为而言，需要其在形式上全部在日本境内完成。因此，想要实施这类发明的人，可以通过将服务器等一部分设备转移到国外来轻易逃脱专利侵权责任，可以说在当今存在大量实用的网络相关发明的数字社会中，若容许这类规避法律的行为是极其违背公正的。另一方面，专利发明的实施行为即使在形式上没有全部在日本境内完成，但若可以从实质上和整体上认定为在日本境内进行，则认为对此适用日本专利权的效力……并不违背专利属地管辖原则。
因此，对于成为问题点的提供行为，是否可以清楚且容易地区分在日本境外提供的部分和在日本境内提供的部分，是否在日本境内进行对该提供的控制，是否针对位于日本境内的客户等进行该提供，是否在日本境内实现了通过该提供而获得的专利发明的效果，考虑到上述诸多因素，如果该提供可以从实质上和整体上认定为在日本境内进行，则应当解释为属于日本专利法中定义的“提供”。”
“从本案来看，通过由位于日本境内的用户访问与被上诉人（*名古屋国际注：被告）的各项服务相关的网站开始该发布，并完成该发布……，很难清楚且容易地区分在日本境外提供的部分和在日本境内提供的部分，且是由位于日本境内的用户对本发布进行控制，并且针对位于日本境内的希望观看视频的客户进行本发布。进而，只有通过本发布，位于日本境内的用户才能观看带有评论等的与本发明……相关的视频，在日本境内实现了通过本发布而获得的本发明……的效果。鉴于上述情况，即使该发布的一部分在日本境外进行，也可以从实质上和整体上认定为是在日本境内进行的，该认定是妥当的。”
基于上述陈述，日本知识产权高等法院裁定，由被上诉人（被告）发布的被告程序“属于日本专利法第2条第3款第1项所定义的“提供”。”（换言之，由被告进行的“发布”构成了对与原告持有的“程序”相关专利发明的侵权行为）。
如上所述，关于“发布”（通过电信线路而进行提供），日本知识产权高等法院在2022年7月的判决中先行对在哪些情况下属于侵权行为给出了一定的判断标准。而如在上述（2）的案件中所述，将征集第三方意见对关于“实施”的其他类型的“生产”进行判断。饶有趣味的是，2018年（Ne）第10077号中给出的判断标准是否也适用于“生产”值得关注。
(4) 有关重新审视“实施”的定义的未来形势
据悉上述（3）中介绍的关于SaaS服务的专利侵权诉讼已上诉至最高法院。
另外，专利制度小组委员会应对经济产业大臣的咨询对专利法修订的必要性等进行审议，由于该侵权诉讼已被上诉，专利制度小组委员会将重新审视“实施”的定义作为其研讨课题中的一个，并且根据专利制度小组委员会公开的会议记录，在2021年9月26日召开的会议中，专利制度小组委员会将在2023年3月左右之前的这一期间内主要对重新审视“实施”的定义所需的相关事项进行调查研究。
具体而言，根据该会议记录，专利制度小组委员会将收集下列信息，如本文介绍的判例等相关判例今后的进展信息，以及其他国家的与“实施”定义相关的法律和司法判例的信息，据悉除此之外还会收集来自经营者的意见等。
本文介绍的诉讼的最终走向以及专利制度小组委员会在参考这些诉讼后最终发布的报告都将极大地左右今后涉及SaaS服务的专利策略，我们将会对此保持持续关注。
专利代理师：石原启策