2022.08.15 专利相关信息
司法案例介绍：是否属于修改超范围（“增加新事项”）
1. 前言
本次时事资讯将介绍一例司法案例，其中一个争议焦点是在审查阶段做出的修改是否超出范围。本案的判决也是日本专利局审判部组织的审判实务者研究会（2021年）的研究课题之一。此外，审判实务者研究会是对审判决定和司法判决进行分析的研究会，参会人员有公司的知识产权部门的职员、专利代理师、律师、日本专利局的审判长以及审查官。
2. 新事项（专利法第17条之2第3款）
专利法第17条之2第3款规定，对专利申请的修改不得超出原说明书等公开的事项范围。
关于“原说明书等公开的事项”的范围，在知识产权高等法院大合议庭2006年（行Ke）第10563号“阻焊案件”中规定了以下判断标准。
“说明书或附图中公开的事项”是指本领域技术人员综合说明书或者附图中的全部内容能够导出的技术事项，在修改未对以此种方式导出的技术事项增加任何新的技术事项的情况下，可以认为修改是“在说明书或附图中公开的事项的范围内”进行的。
可以说，在“阻焊案件”之后的审查、审判、诉讼中，都以此为判断标准，对修改是否超范围（“增加新事项”）进行认定。
3. 司法案例介绍：知识产权高等法院2019年(行Ke)第10026号“流体压力缸和夹紧装置”
(1) 案件概要
原告是本专利（专利号：6291518）的专利权人，专利名称为“流体压力缸和夹紧装置” 。
在本专利审查过程中，原告对权利要求1进行了修改（以下简称“本修改”）。具体而言，作为“阀开闭机构”所具备的“使阀体保持为向输出部件侧伸出的状态的机构”，本修改删除了“流体压力导入室”和“流体压力导入通道”的构成要素，取而代之增加了“弹性部件”的构成要素。因此，本专利的发明包括仅通过“弹性部件”而使阀体保持为伸出的状态的构成要素，而不具备“流体压力导入室”和“流体压力导入通道”。
被告针对本专利提出专利无效宣告请求（无效请求号2018-800058）。在该专利无效审判中，以本修改不满足修改要求（“增加新事项”），本发明不满足撰写要求中的支持要求为由，作出了专利无效审判决定。
原告向知识产权高等法院提起上诉，要求撤销该无效审判决定。
(2) 法院判决
如下所示，知识产权高等法院判决为，由于本修改超范围（属于增加新事项），无论本专利是否满足支持要求，都应当宣告本专利无效。此外，为了便于理解，本文对判决书的内容进行了适当修改。
此外，如下示出本专利的图1和图11以供参考。图1是第一实施方式的夹紧装置1的剖视图。图11是第二实施方式的第2阀开闭机构50A的剖视图。第二实施方式的第2阀开闭机构50A是对第一实施方式的第2阀开闭机构50的一部分进行变形的结构。
本案最初的发明是为了使流体压力缸小型化、提高对输出部件的位置检测的可靠性和输出部件的耐久性等。通过本修改，在涉及本权利要求的发明中，作为使阀体保持为向输出部件侧伸出的状态的机构,包含仅具备弹性部件的结构，而不具备用于利用流体室的流体压力的流体压力导入室和流体压力导入通道。在本案的原始说明书中，作为第二实施方式，公开了如下结构，即通过设置有液压导入室53和液压导入通道54来主要利用液压进行施力，而辅助通过压缩螺旋弹簧53a进行施力。此外，在该第二实施方式中公开了，该结构能够获得与 第一实施方式的液压缸1相同的效果。在此，在本案的原始说明书中公开了第一实施方式具有优异的可靠性和耐久性的效果。并且，作为其理由列举如下：在第一实施方式的液压缸1中，使未夹紧的液压室中的液压导入液压导入室并将其作用在阀体上, 从而使阀体可以保持为朝输出部件侧突出的状态。鉴于上述公开内容，第二实施方式中的液压导入室53和液压导入通道54是必要的构成要素，以发挥其在可靠性和耐久性方面的有利效果。此外，本案的原始说明书公开了第一实施方式具有使流体压力缸小型化这一其他效果。对该效果没有明确记载其是否与液压的使用有任何关系。然而公开了以下内容，即，关于阀开闭机构，用于开启和关闭气缸主体内的空气通道，其包括阀体、阀座、流体压力导入室和流体压力导入通道，通过将阀体嵌入夹紧装置主体的安装孔而可以使该阀开闭机构嵌入到气缸主体中，从而可以使流体压力缸小型化。鉴于上述公开内容可以很自然地认为在第二实施方式中设置液压导入室53和液压导入通道54与液压缸的小型化有关。可以说本领域的技术人员无法从第二实施方式的构造导出如下构造，即，有意省略与液压有关的主要构造，而仅通过不过是辅助构件的压缩螺旋弹簧53a进行施力。如上所述，在第二实施方式中公开了液压导入室53和液压导入通道54与本发明的效果有关，考虑这一点更是如此。本案的原始说明书中的其他实施方式的构造为，仅通过流体压力导入室和流体压力导入通道而使阀体保持为向输出部件侧伸出的状态。本案的原始说明书中的其他部分也没有公开不具备液压导入室和液压导入通道的构造。综上所述，本领域技术人员基于本案的原始说明书等的全部内容不能导出如下构造，即，不在阀开闭机构设置流体压力导入室和流体压力导入通道而仅通过弹性部件使阀体保持为向输出部件侧伸出的状态。由于增加新事项的修改本身就属于无效理由，因此无论是否满足支持性说明的要求，本专利均应视为无效。
4. 分析与“阻焊案件”之后的其他案件一样，本诉讼也是根据修改是否属于导入了新的技术事项这一判断标准来进行修改是否超范围的判断。如上所述，知识产权高等法院判断为“本领域的技术人员无法导出如下构造，即，有意省略与液压有关的主要构造，而仅通过不过是辅助构件的压缩螺旋弹簧53a进行施力。”可以认为做出这一判断是基于以下考虑，即，原始说明书中既没有公开也没有启示仅通过弹性部件使阀体保持为伸出的构造，并且液压导入室和液压导入通道对于解决本发明的问题来说是必需的，此外本修改涉及的仅设置弹性部件的构造与问题的解决直接相关。因此，可以说为了被认可增加如下构造，即不具备液压导入室和液压导入通道而仅具备弹性部件，不仅需要在原始说明书中公开该构造，而且需要以本领域的技术人员可以理解的方式说明通过该构造（换言之，即使不具备液压导入室和液压导入通道）能够解决本发明的问题。如上所述，为了避免将来被判断为修改超范围（“增加新事项”），我们认为在要提交的申请文件中通过变形例来扩大能够解决问题的构造的种类是有帮助的。同时，我们还认为在考虑到本发明所需的最低必要构造的基础上，设定与其不矛盾的问题是有益的。专利代理师：岩附纮子
