2021.02.26 专利相关信息
对创造性的“有益效果”判断基准的明确化
概要
在日本的专利实务中，有必要进一步了解如何判断创造性的有益效果。
最近，在最高法院关于与药物有关的化合物的用途发明的判决中（最高法院第三小法庭判决1.8.27.2018年（行ヒ）69）明确了创造性的“有益效果”的判断基准。
根据最高法院的判决，明确了以下判断基准：例如下图1所示，在化合物A的发明中，创造性判断的“不可预测的显著效果”应着眼于由化合物A的构成所发挥的效果是否为“不可预测的”“显著的”效果，而与创造性判断基准当时存在具有等同效果的其他化合物B没有直接关系。
图1 不可预测的显著效果的判断方法（根据最高法院的判决）
在医药领域中，在主张化合物发明专利申请的创造性时，主张该化合物具有“不可预测的显著效果”是一种有效的对策。然而，在以往的日本专利实务中也有过因存在具有同类型、同程度的效果但结构不同的其他化合物而否定化合物发明申请的创造性的情况。
此次最高法院的判决明确了对创造性的“有益效果”的判断基准，这对今后医药领域的专利申请战略具有重要意义。
以下进行详细说明，希望该说明能够有助于您主张的创造性判断中的“有益效果”以及公司的专利申请战略。
1. 关于创造性的判断
首先，简要说明在日本专利实务中以“有益效果”作为前提的创造性的判断方法。
在日本审查标准中，审查员从最接近的现有技术出发，来判断本申请对于本领域技术人员是否显而易见，由此来判断本申请是否具有创造性。
关于审查员的逻辑步骤，如下图2所示，对朝肯定创造性的方向起推动作用的要素以及朝否定创造性的方向起推动作用的要素等相关事项进行综合评价，之后对创造性做出判断
并且，将与对比文件相比的有益效果超出技术水平所预测的范围的显著效果这一要素评价为朝肯定创造性的方向起推动作用的因素。
图2 判断创造性的逻辑步骤的主要要素（摘录自审查标准）
2. 不可预测的显著效果的判断方法
以往，关于不可预测的显著效果的判断方法，存在以下三种观点。
・与最接近的现有技术进行比较的观点
将本发明的技术效果仅与最接近的现有技术的发明效果进行比较，来判断其是否为显著的且不可预测的效果。
・与本申请发明进行比较的观点
将本发明的技术效果与本领域技术人员（创造性判断基准当时）可预期的本发明构成可能会实现的效果进行比较，来判断其是否为显著的且不可预测的效果。
・与技术水平进行比较的观点
将本发明的技术效果仅与在创造性判断基准时的技术水平上实现的（包括构成与本发明不同的发明所实现的效果）相同类型的效果进行比较，来判断其是否为显著的且不可预测的效果。
此次最高法院的判决被解读为以“与本申请发明进行比较的观点”为前提而做出的判决。因此，根据此次最高法院的判决，明确了以下几点：例如，应该与可以预期的由本申请的化合物的构成可能会实现的效果进行比较，由此来判断化合物的发明申请的有益效果是否具有显著性；即使在创造性判断基准当时已知不同结构的“其他化合物”具有同类型、同程度的效果，也不能据此否认本申请的有益效果的显著性。
3. 对专利实务的指导
如果在审查意见通知书中审查员援引另一种化合物的存在和效果来否认本申请的化合物的有益效果时，则申请人可以提出反对意见申述审查员的观点是错误的。
就全新化合物的申请而言，如果该化合物基于由该化合物的构成所预期的效果而具有有益的效果，则其有可能获得专利。这可以在例如开发由不同的结构来实现等同效果的新药时促进专利申请并且发挥优势。
4. 结语
此次的最高法院判决是首个裁示有益效果的判断基准的判决，因此将作为参考信息刊登在被定位成审查标准的补充材料的《审查指南》中。
今后，我们将继续密切关注与该判决类似的案件的审查动向。