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2021.07.16 外观设计相关信息

修改法律(外观设计/商标)以改善导致截止日期过期的日本特有的规定

在日本获得外观设计或商标权有两种方法:一种是直接向日本特许厅 (JPO) 提交申请,另一种是向国际局提交以日本为指定国的国际申请*。根据现行法律,和以其他国家为指定国的国际申请程序相比,提交了以日本为指定国的国际申请的申请人为了在日本注册外观设计或商标,还需要追加办理特殊的手续。在很多情况下,不习惯这种特殊手续的申请人由于未能办理必要的手续,从而无法获得本来可以获得的权利。
为了减少此类情况的发生,此次日本修改了与国际申请相关的日本法律(外观设计法和商标法)。本时事资讯将介绍最近的修正案。
 
 
<*什么是国际申请?>
它是一种申请人向世界知识产权组织(WIPO)国际局提交单一申请以达到与在多个指定国家提交申请相同的效果的制度。提交国际申请在一个程序中完成,但是否授予专利权由每个指定国的专利局决定。
在本时事资讯中,外观设计的国际申请是指《海牙协定》日内瓦文本第1条(ⅶ) 规定的国际申请,并将以日本为指定缔约国的申请作为对象(以下也称为“以日本为指定国的国际外观设计注册申请”)。此外,商标的国际申请是指《马德里协定》第2条第2款规定的国际申请,并将以日本为指定区域的申请作为对象(以下将以日本为指定区域的国际申请也称为“国际商标注册申请”)。
 
 
 

1. 针对以日本为指定国的国际外观设计注册申请,追加了提交用于适用丧失新颖性的例外规定的证明文件的机会

本项中与“追加的提交机会”相关的修改后的外观设计法的实施日期:自2021年5月21日(公布日)起6个月内。
 
对于以日本为指定国的国际外观设计注册申请,为了适用丧失新颖性的例外规定,必须在法律规定的期限内提交以下证明文件,该证明文件证明因具有获得外观设计注册权利的人(以下简称“申请人”)的行为而导致该外观设计向公众公开披露了等。通过此次法律修改而追加了提交此类证明文件的机会。
 
 
 

丧失新颖性的例外

在提交外观设计注册申请之前已公开披露的外观设计不再具有新颖性,因此原则上不能注册。但是,一些国家/地区有规定,由于申请人的行为(例如在展览会上展出该外观设计、发行带有该外观设计的出版物以及在网站上展示该外观设计等)导致该外观设计丧失新颖性的情况,被视为该外观设计并未失去其新颖性。日本也有类似的规定。然而在日本,除非在指定条件下提交证明因申请人的行为而导致丧失新颖性的证明文件,否则该外观设计不会被视为没有丧失新颖性。
 
现行规定(法律修改前):为了在日本适用丧失新颖性的例外规定,提交了以日本为指定国的国际外观设计注册的申请人必须自国际公布日(原则上,国际公布日为国际申请的申请日起6个月)起 30 天内,通过日本代理人向日本特许厅厅长提交用于适用丧失新颖性的例外规定的证明文件。
 
图1
图1:根据 “产业结构理事会第15届知识产权小组委员会”上JPO制作的资料里的图表制成(笔者添加了说明)
 
 
             问题:如图1中的①和②所示,国际外观设计注册申请的申请文件在提交时提交给WIPO国际局(图1中的①),申请用于适用丧失新颖性的例外规定的证明文件必须自国际公布日起30天内通过申请人指定的日本代理人提交给日本特许厅(图1中的②)。如上所述,申请文件和证明文件的提交时间以及提交地点均不相同。有时会出现以下情况:日本境外的申请人因为不知道上述规定而错过了提交证明文件的截止日期,或者尽管他们知道但无意中错过了截止日期。由此导致日本境外的申请人不能适用丧失新颖性的例外规定,从而因申请人自身的公开披露的行为导致申请被驳回。
 
法律修改后:除修改前的提交方法(上图1中的②)外,允许日本境外的申请人在提交国际申请的同时,通过在线提交或邮寄的方式向WIPO国际局提交用于适用丧失新颖性的例外规定的证明文件(下图2中的①’)。换言之,追加了提交证明文件的机会,该证明文件用于适用丧失新颖性的例外规定。(下图2仅表明:在修改后的外观设计法实施后,可以在提交国际申请的同时提交证明文件,以及以这种方式提交的证明文件将与国际申请的申请文件一起以电子方式发送到日本特许厅。但是,在修改后的外观设计法实施后,实际上有两种不同的时期可以提交证明文件:一种是在提交国际申请的同时(图2中的①’),另一种是自国际公布日起30天内(图1中的②)。
 
图2
图2:根据 “产业结构理事会第 15 届知识产权小组委员会”上JPO 制作的资料里的图表制成(笔者添加了说明)
 
根据现行规定,当用于适用丧失新颖性的例外规定的证明文件以日语以外的语言撰写并准备提交给日本特许厅时,必须同时提交证明文件的日语译文和发送函。外观设计法修改后,日本特许厅现在正在商讨:是否在同时提交国际申请和证明文件的情况下,也要求同时提交日语译文,还是允许日语译文日后提交。
 
根据现行规定,出现了不少下述案例,即,由于没有正确履行适用丧失新颖性的例外规定的程序,从而因自身的公开披露行为导致新颖性丧失而使申请被驳回。
此次的法律修改应该能够减少此类情况的发生。
 
但是,为了在提交国际申请的同时提交用于适用丧失新颖性的例外规定的证明文件,当然需要在提交国际申请前准备好证明文件。在先申请原则下需要尽快进行专利申请,但准备证明文件需要时间。而且,即使是在提交国际申请时申请人提交了证明文件以适用丧失新颖性的例外规定的情况下,如果除了提交的证明文件中描述的公开披露的事实之外还有其他公开披露的事实,则原则上,该追加的公开披露的事实也需要记载在证明文件中并在适当的时间提交,否则不能在日本获得适当的外观设计的注册。因此,提交证明文件的传统方式,也就是说,即使在修改后的外观设计法实施后,自国际公布日起30天内向JPO提交证明文件的方法仍然具有很高的利用价值。
 
此外,在提交国际申请的同时提交用于适用丧失新颖性的例外规定的证明文件的情况下,建议提交在形式和实质方面均符合日本审查惯例的证明文件以便日本特许厅后续的审查过程顺利进行。
如果您对证明文件的形式要求和实质要求有任何疑问,请联系我们。如上所述,提交证明文件有两种可能的时期:图2中①’所示的时期和图1中②所示的时期。您在提交国际申请之前或之后均可以联系我们咨询有关证明文件的问题。
 
 
 

2. 关于国际商标注册申请的日本的个别缴费方式的变更

修改后的商标法中本项“缴费方式变更”的实施日期:自2021年5月21日(公布日)起两年内。
 
现行规定(法律修改前):在国际商标注册申请时以日本为指定国的情况下,为了实现在日本的商标注册,申请人必须在提交国际商标注册申请时和注册登记时分两次缴纳费用(参见下图3)。
 
图3
图3:按现行规定(法律修改前)的缴费时期(两次)的示意图
 
             问题:现在只有三个专利局(日本、巴西和古巴专利局)需要在两个不同的阶段缴纳费用。因此,每年约有700起案件因不习惯两步缴费的日本境外申请人因未能进行第二次缴费而被视为撤回。
 
法律修改后:与以其他国家为指定国的国际商标注册申请一样,以日本为指定国的国际商标注册申请的缴费方式将更改为在提交国际申请时一次性缴费(参见下图4)。
 
图4
图4:修改后的商标法实施后的缴费时间(一次)的示意图
 
 
专利代理师 : 吉元 梨江子
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