2021.12.02 专利相关信息
法院判例介绍 — 根据《巴黎公约》的部分优先权的判断方法 —
此次，知识产权高等法院的判决（2019（行Ke）第10132号）表明了，《巴黎公约》的优先权原则（所谓的“部分优先权”）对在基本申请中包含新事项的发明的效果和适用条件。我们将向您介绍这一判决，它作为对部分优先权的具体判断方法的一个判例具有参考价值。
巴黎优先权
如下所述，《巴黎公约》第４条A（１）项规定《巴黎公约》成员国的申请人在一定期限内享有优先权。
在本资讯中，将该第４条A（１）项规定的优先权称为“巴黎优先权”。此外，作为要求巴黎优先权的基础的第一个申请称为“基础申请”，要求巴黎优先权的在后申请称为“要求优先权的申请”。
第4条B项规定了要求巴黎优先权的效力。根据第4条B项，在优先权期限内提交的要求优先权的申请不会因在优先权期内进行的其他申请或发明的公布等而无效。
此外，第４条F项规定，应当认可所谓的多项优先权和部分优先权。
A.（１）在任何一个成员国正式提交了发明专利、实用新型专利、外观设计专利或商标注册的申请人或其权利继承人在其他成员国申请时在以下规定的期限内享有优先权。
B.
即，在A（１）规定的期限届满之前在其他任何一个成员国提交的在后申请不会因在此期间进行的以下行为而无效，例如进行了其他申请、公布或实施了该发明、出售与该外观设计相关的商品或使用该商标等，此外，此类行为不会产生第三方的任何权利或使用权。第三方在作为优先权基础的在先申请的申请日前已获得的权利遵循各成员国的国内法规的规定。
F.任何一个成员国都不得以专利申请人要求多项优先权（包括基于在2个以上的国家提交的申请）为由，或者以要求优先权的专利申请包含一项或多项要素，该一项或多项要素未包含在要求优先权的在先申请中为由，否认其优先权或驳回该专利申请。不过前提是在这两种情况下，提交的专利申请在该成员国法律意义上具有发明的单一性。对于在后申请所具有的、要求优先权的在先申请中未包含的一项或多项构成要素，按照通常的条件产生优先权。
日本特许厅对巴黎优先权的解释
在日本特许厅的专利和实用新型审查指南（以下简称《审查指南》）中，巴黎优先权被解释为“在判断新颖性、创造性等方面，在其他成员国的专利申请获得与第一次专利申请提交之日的申请相同待遇的权利”。换言之，要求巴黎优先权的效力被解释为在新颖性、创造性等特定的可专利性条件方面具有追溯力。
此外，审查指南规定，如果要求优先权的申请的权利要求中包含超出基础申请公开的范围的部分，则对于该部分不认可要求巴黎优先权的效力。反过来说，即使要求优先权的申请的权利要求中包含超出基础申请公开的范围的部分，对于属于基础申请公开范围内的部分则认可要求巴黎优先权的效力。
知识产权高等法院判决（2019（行Ke）第10132号）中表明的部分优先权的效力
本案争议的焦点在于，一项发明包括基础申请中未包含的要素，是否认可要求巴黎优先权。
(1) 案情经过
本专利的申请经过如下：
| ① 2010年11月5日 | 提交了美国专利临时申请（US61410399） |
| ② 2011年6月23日 | 提交了以①为基础的要求优先权的PCT申请（PCT/US2011/041553） |
| ③ 2013年4月23日 | 上述PCT申请进入日本国家阶段（JP（日本特表）201354458)、专利5514962） |
| ④ 2014年1月29日 | 以上述进入日本国家阶段的申请③为母案，进行分案申请 (JP(日本特开)2014111160、专利5575340） |
本专利发明作为比美国专利临时申请的申请文件中公开的发明（构成要素A）更广泛的发明（构成要素A+C）而公开。
另外，“甲1视频”发布于 2011年3月29日，即在提交美国专利临时申请之后并且在提交 PCT 申请之前。
(2) 本专利发明的内容（概要）
本专利发明涉及一种用于制作布伦尼安链环Brunnian Link（一种链环，其自身形成一个双闭环以搭接另一个双闭环从而形成链环）的装置、套件以及制作方法。
布伦尼安链环Brunnian Link的形态（本专利发明的图2）
用于制作布伦尼安链环Brunnian Link的套件（本专利发明的图1）
12: 基座
14: 销杆
26: 销头
在此，对“甲1视频”再次进行介绍。“甲1视频”有助于理解用于制作本专利发明的布伦尼安链环Brunnian Link装置、套件以及制作方法。
(3) 原告主张如下：
本专利发明包含4点在美国专利临时申请中未具有的结构，即，①包含销具有多个凹槽的结构；②包含销杆与基座一体成型的结构；③包含销杆不嵌入基座的槽内而是嵌入基座上的突出部的结构；④包含销具有不是凹槽而是贯穿销的间隙的结构。因此，不应认可巴黎优先权，而因甲1视频导致本专利发明缺乏新颖性和创造性，而应驳回。
解说
关于①
在本专利发明中，对销的结构公开如下，“开口部为沿多个销的各自至少一个侧面设置的出入槽”，然而，在美国专利临时申请中并未包括“至少一个”这一特定事项。
关于②
针对本专利权利要求1中的“支撑在基座上的多个销”这一特定事项，专利权人在审查/审理阶段中主张“也包含销杆与基座一体成型的构成”。
另一方面，美国专利临时申请仅公开了销杆安装在基座上的结构。
美国专利临时申请公开的结构
关于③
在美国专利临时申请中没有将销杆嵌入基座上的突出部的方式，而是在提交PCT申请阶段追加了该方式。
PCT申请时的图5A（本专利申请的图5A）
关于④
在美国专利临时申请中该部分被称为“出入槽”，而在本专利发明中使用了“开口部”这一措辞，因此，被认为在概念上包括“出入槽”。
(3) 对此，法院裁决如下：（下划线为作者标注）然而，参照权利要求书的措辞，本专利发明显然包含：原告主张的新结构、且不包含①～④的结构，即，包含按照美国专利临时申请的说明书公开的实施例中的结构（可以认为原告也不否认这一点）。由此，该结构结构一个完整的发明，并非需要补充①～④中的结构才能完成的发明。在该情况下，根据《巴黎公约》第４条F项，不能以要求巴黎优先权的专利申请中包含作为优先权基础的申请中未包含的结构部分为由，否认其优先权或驳回该专利申请。不过，关于作为优先权基础的申请中未包含的结构部分，仅可以否认对该部分要求的巴黎优先权，而为了使该专利申请涉及的专利无效，不仅需要认定该专利包含作为要求巴黎优先权的基础申请中未包含的结构部分，而且还需要认定该结构部分与被引发明相比缺乏新颖性或创造性。
法院进一步裁决如下：
例如，如果专利权人针对具有构成要素A的发明提交外国申请，然后在包含构成要素A的发明B为公众所知后，在我国将包含构成要素A+C（构成要素C不包含于在先的外国申请中，且与发明B相比具有新颖性和进步性）的发明提交专利申请并要求巴黎优先权。在该情况下，对于构成要素A，因其申请先于发明B，所以可以要求优先权。对于构成要素C，其与发明B相比具有新颖性和创造性。在此情况下，如果在我国申请专利时，仅以专利申请中包含在先外国申请中未包含的构成要素C为由而得出下述结论的话，即，否定构成要素A具有优先权从而驳回该专利申请，根据《巴黎公约》第４条F项这样的结论根本不被认可。
此外，法院判决认为该专利申请中的①～④的结构也可以分别成为独立的发明的结构部分，因此，需要对每个结构分别审查与被引发明相比是否具有新颖性和创造性。此外，关于“甲1视频”未包含的、上述结构中的①、②和④的结构，与“甲1视频”相比自然不缺乏新颖性，而且被没有充分的主张证据（来自原告方的主张证据）可以认定其缺乏创造性，因此，法院判决认为，关于①、②和④的结构，无需判断 ①、②和④的结构是否为未包含在美国专利临时申请中的结构，①、②和④的结构也不会成为专利申请无效的根据。
虽然上述①～④的结构中③的结构被认定为在“甲1视频”中公开，但③的结构被判定为不能说是基础申请中未包含的结构，因此原告的主张被否决。具体而言，法院判决如下：
“美国专利临时申请文件仅公开了将销杆嵌入设置在基座上的槽内的方式，但这只是对实施例的公开，即使审查整个美国专利临时申请文件的全文，也不能理解为将销杆固定到基座上的方式限于该实施例的结构。而且，在基座上设置凹部并将销杆嵌入凹部的方式的结构（美国专利临时申请中公开的结构），以及在基座上设置突出部并将销杆嵌入突出部的方式的结构（③的结构）是互为表里的关系，可以说是想到一方，自然会想到另一方的、公知的技术常识。因此，即使没有明确的公开，③的结构也应该被认为是包含在可以想到的范围内。”
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专利代理师 ： 岩附纮子