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進歩性について (5) 最近の裁判例(平成20年(行ケ)第10096号)

1.はじめに
 進歩性の判断基準の傾向を探る上で参考となる最近の裁判例として、平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件を紹介します。
 本件は、拒絶査定不服審判の審決が取り消された事例です。

2.本願発明の内容
 下記(1)~(3)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0.1~10体積%である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回路用接続部材。
 (1)ビスフェノールF型フェノキシ樹脂
 (2)ビスフェノール型エポキシ樹脂
 (3)潜在性硬化剤

3.引用発明の内容
 下記(1)~(4)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0~30体積%である導電粒子よりなる、形状がフィルム状である接着フィルム。
 (1)アクリル樹脂
 (2)フェノキシ樹脂
 (3)ビスフェノール型エポキシ樹脂
 (4)潜在性硬化剤

4.本願発明と引用発明との相違点
 引用発明の「フェノキシ樹脂」が、本願発明ではその下位概念である「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」として特定されている点で相違します。

5.裁判所の判断
 裁判所は、本事案を判断する前提として、まず、次のような判断を示しました。なお、ここで示されている判断は他の判決においても引用されています。
「特許法29条2項が定める要件の充足性,すなわち,当業者が,先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは,先行技術から出発して,出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで,出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は,当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから,容易想到性の有無を客観的に判断するためには,当該発明の特徴点を的確に把握すること,すなわち,当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして,容易想到性の判断の過程においては,事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが,そのためには,当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって,その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。
 さらに,当該発明が容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」

 そして、上記観点から本事案について次のように判断しました。
(a)本願発明がビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須成分としているのは、その接続信頼性及び補修性を向上させる課題を解決するためである。
(b)一方、引用例には、相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上、考慮要素としては耐熱性、絶縁性、剛性、粘度等々の他の要素も存在するから、相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない
(c)また、一般的に、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても、それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたという証拠もない
(d)さらに、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂に比べてその耐熱性が低いというビスフェノールF型フェノキシ樹脂の性質に照らすと、良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として、格別問題のないビスフェノールA型フェノキシ樹脂に代えて、耐熱性が劣るビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが、当業者には容易であったとはいえない。
 以上から、引用発明のフェノキシ樹脂についてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが当業者にとって容易想到であるということはできない。

6.考察
 本事案では、容易想到性の判断には本願発明の課題の的確な把握が必要不可欠であるとの観点に立って、まず課題(接続信頼性及び補修性の向上)について検討されています。その上で、引用例にはその課題が記載されておらずビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等が存在しないことや、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂がその課題を解決する特性を有することが本願出願時において公知でないことなどを理由に、容易想到であるとはいえないと判断されています。
 この点、たとえ引用例に課題の記載や明示的な示唆等が存在しなくても、フェノキシ樹脂としてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いようと当業者が試みることに格別な困難性はないとの見方もあり、実際に特許庁では進歩性が否定されていますが、本事案では裁判所が特許庁に比べ動機づけの認定を厳格に行ったことにより判断が異なったものと思われます。
 審査・審判等の実務においても、本事案のように動機づけを重視した判断が今後増えていく可能性がありますので、このようなケースにおいて本願発明の課題に基づく主張を検討することは実務上有効であると考えられます。


弁理士 竹中謙史

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