図１
特許出願の審査において通知される拒絶理由として最も多いのが進歩性の欠如です。したがって、進歩性欠如の拒絶理由をいかに解消するかは、特許実務において非常に重要な問題であるといえます。そこで、今回から複数回にわたり、進歩性について解説したいと思います。
そもそも、「進歩性」とは何でしょうか？「進歩性」という文言自体は特許法上に存在しませんが、その内容は特許法第２９条第２項に規定されています。
特許法第２９条（特許の要件）
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
（１） 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
（２） 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
（３） 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
２ 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許法第２９条第１項は「新規性」に関する規定であり、出願前に既に公開されている発明（公知発明）は特許を受けられない、というものです。具体的には、同項第１号から第３号まで（上記（１）～（３））に規定される新規性喪失事由のいずれか１つにでも該当すれば新規性なし、いずれにも該当しなければ新規性あり、ということになります。
そして、同条第２項が「進歩性」に関する規定であり、たとえ「新規性」があるとしても、公知発明から容易に思いつくようなものは特許を受けられない、というものです。具体的には、「前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたとき」と規定されており、公知発明に基づいて容易に発明できたものは進歩性なし、容易に発明できなかったものは進歩性あり、ということになります。
進歩性の有無は上記規定に従い判断されることになりますが、「容易に発明をすることができた」という判断基準は非常にあいまいであり、この規定の理解のみで進歩性欠如の拒絶理由に対応することは困難です。この点、特許庁（や裁判所）においては、この規定に基づく一定の手順で進歩性の有無を判断しており、この手順を理解しておくことは進歩性欠如の拒絶理由に対応する上で非常に役立ちます。
進歩性は、大旨以下の手順で判断されます。
※上記図１を参照してください。
１ 本件発明の要旨認定［Ｓ１］
本件発明の要旨（技術的内容）を、特許請求の範囲の記載に基づき認定します。
２ 引用発明の要旨認定［Ｓ２］
本件発明と対比する引用発明の要旨を認定します。
３ 本件発明と引用発明との一致点及び相違点の認定［Ｓ３］
本件発明を構成要件に分説し、引用発明の内容を本件発明の構成要件に対応させることで、これらの一致点及び相違点を認定します。
４ 相違点に関する容易性の判断［Ｓ４～Ｓ７］
相違点に係る構成が別の証拠に示されていると判断した場合［Ｓ４：ＹＥＳ］→下記（１）へ
相違点に係る構成が別の証拠に示されていないと判断した場合［Ｓ４：ＮＯ］→下記（３）へ
（１）構成の組合せ又は置換が容易であるか［Ｓ５］
引用発明に係る構成と別の証拠に示されている構成とを組み合わせること又は置換することが容易であるかを判断します。
容易であると判断した場合［Ｓ５：ＹＥＳ］→下記（２）へ
容易でないと判断した場合［Ｓ５：ＮＯ］→進歩性あり
（２）予想以上の効果があるか［Ｓ６］
本件発明が予想以上の効果を奏するかを判断します。
予想以上の効果を奏すると判断した場合［Ｓ６：ＹＥＳ］→進歩性あり
予想以上の効果を奏しないと判断した場合［Ｓ６：ＮＯ］→進歩性なし
（３）相違点に係る構成が設計事項等であるか［Ｓ７］
相違点に係る構成が設計事項等といえる程度のものであるかを判断します。
設計事項等といえる程度のものであると判断した場合［Ｓ７：ＹＥＳ］→進歩性なし
設計事項等といえる程度のものでないと判断した場合［Ｓ７：ＮＯ］→進歩性あり
なお、各手順の詳細については後日掲載する予定です。
弁理士 竹中謙史
